IP en software verkoopklaar maken vóór verkoop van een onderneming

Een koper wil kunnen vaststellen dat de onderneming haar technologie daadwerkelijk bezit

Bij software-, technologie- en digitale ondernemingen kan een groot deel van de waarde bestaan uit broncode, merken, designs, databases, domeinnamen, AI-toepassingen en knowhow. Tijdens due diligence zal een koper daarom willen weten welke entiteit deze rechten bezit en op basis waarvan.

Binnen Bedrijf verkopen: M&A Insights verdient IP daarom een eigen voorbereiding. Een succesvolle onderneming kan commercieel volledig afhankelijk zijn van software die jaren geleden door een founder of externe developer is gebouwd zonder dat de overdracht van rechten ooit goed is vastgelegd.

De bredere verkoopvoorbereiding behandel ik in Verkoopklaar maken van een onderneming.

Begin bij de chain of title

Bij IP due diligence wil een koper de juridische keten kunnen volgen: wie heeft het relevante recht ontwikkeld en hoe is het uiteindelijk bij de onderneming terechtgekomen?

Bij founders is dat niet altijd vanzelfsprekend. Software, merken of designs kunnen zijn ontwikkeld voordat de BV werd opgericht. Als die rechten nooit formeel zijn overgedragen, kan een persoonlijk recht van de founder zijn blijven bestaan.

Hetzelfde speelt bij groepsmaatschappijen. IP kan historisch in een holding, zustervennootschap of aparte IP-BV zijn ondergebracht. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang vóór verkoop duidelijk is of die vennootschap wordt mee verkocht of de rechten vóór closing worden overgedragen.

Zie ook Groepsstructuur verkoopklaar maken: holding, vastgoed, IP en intercompany-afspraken.

Freelancers en developers verdienen extra aandacht

Bij werknemers geldt voor bepaalde intellectuele eigendomsrechten een wettelijke regeling die afhankelijk is van het type recht en de omstandigheden. Bij freelancers, development agencies en andere externe opdrachtnemers ligt dat anders.

Een factuur voor ontwikkeling of betaling voor een project betekent niet zonder meer dat alle intellectuele eigendomsrechten zijn overgedragen.

Ik controleer daarom vooral de overeenkomsten met externe developers, designers, agencies en consultants die aan belangrijke software, branding of andere assets hebben gewerkt. De overdrachtsbepaling moet voldoende aansluiten op hetgeen daadwerkelijk is ontwikkeld.

Ontbreekt die documentatie, dan is herstel vóór due diligence meestal eenvoudiger dan wanneer een koper het punt tijdens het verkoopproces ontdekt.

Software bestaat vaak uit meer dan eigen code

Een softwareplatform kan bestaan uit eigen code, open-sourcecomponenten, third-party libraries, API’s, cloudservices en ingekochte software.

De koper zal daarom niet alleen vragen wie de eigen code bezit, maar ook onder welke voorwaarden externe technologie wordt gebruikt.

Dat kan relevant zijn voor overdraagbaarheid, toekomstige licentiekosten en beperkingen op gebruik of commercialisering. Bij open source verdient vooral de licentiestructuur aandacht wanneer componenten zijn verwerkt in proprietary software.

Een heldere software- en licentie-inventaris bespaart tijdens due diligence veel vragen.

Merken, domeinnamen en accounts moeten bij de juiste entiteit zitten

Praktische eigendomsvragen worden soms onderschat.

Een domeinnaam kan nog op naam van de founder staan. Een merk kan persoonlijk zijn geregistreerd. App-storeaccounts, repositories of belangrijke cloudaccounts kunnen gekoppeld zijn aan individuele medewerkers.

Dat zijn geen theoretische problemen wanneer de onderneming wordt verkocht. De koper wil vanaf closing controle hebben over de assets waarmee de onderneming opereert.

Controleer daarom niet uitsluitend formele IE-registers, maar ook de feitelijke digitale infrastructuur.

De dataroom moet eigendom aantonen

In de dataroom horen relevante registraties, assignments, development agreements, licenties en belangrijke softwarevoorwaarden overzichtelijk bij elkaar te staan.

Voor de verkoper heeft dat nog een voordeel. Door vooraf een IP-overzicht te maken wordt zichtbaar welke hiaten nog kunnen worden gerepareerd voordat garanties over eigendom en non-infringement worden onderhandeld.

Een koper die pas tijdens DD ontdekt dat belangrijke software juridisch niet duidelijk bij de target zit, zal sneller vragen om herstel vóór closing, zwaardere garanties of een specifieke vrijwaring.

Praktische conclusie

Bij IP en software is de eerste vraag vóór verkoop eenvoudig: kan de onderneming aantonen waarom zij eigenaar is van hetgeen zij als haar belangrijkste technologie of merk presenteert?

Breng daarom founders, werknemers, freelancers, developers, agencies en groepsmaatschappijen in de chain of title in kaart en controleer daarnaast third-party software, domeinnamen en relevante digitale accounts.

Repareer ontbrekende overdrachten liefst vóór de dataroom wordt geopend.

FAQ

Is software die door een freelancer is betaald automatisch eigendom van de onderneming?
Niet zonder meer. De overeenkomst en de toepasselijke regels over intellectuele eigendom moeten worden beoordeeld.

Moet IP vóór verkoop in dezelfde BV zitten als de onderneming?
Niet noodzakelijk. Wel moet duidelijk zijn welke IP-rechten onderdeel van de transactie zijn en op welke basis de target ze bezit of gebruikt.

Waarom kijkt een koper naar open-source software?
Omdat de toepasselijke licentievoorwaarden gevolgen kunnen hebben voor gebruik, distributie en commercialisering van de software.

IP vóór due diligence juridisch op orde brengen

Bij een verkoop van een technologie- of softwareonderneming kan een gerichte pre-sale IP review voorkomen dat eigendomsvragen pas tijdens koper-DD naar voren komen. Daarbij kan ook worden bepaald welke assignments, licenties of andere herstelstappen vóór closing nodig zijn.

Dirk de Waard is corporate/M&A-advocaat en partner bij Venture Lawyers in Amsterdam. Hij begeleidt ondernemers en hun M&A-adviseurs bij de juridische voorbereiding van verkoopprocessen en de vertaling van due diligence naar transactiestructuur, SPA, disclosure en closing.

Voor overleg over het verkoopklaar maken van IP, software of een technologieonderneming: dirk.dewaard@viottalaw.com.